外國申請人在中國商標確權程序中的常見誤區

　　自2001年中國入世以來，大批洋品牌爭相涌入中國，由于中國的商標保護制度遵循注冊在先原則，洋品牌在進入中國市場時存在一道天然的門檻：其品牌必須在中國獲得商標注冊保護。但是，由于中外商標制度、文化差異等原因，外國申請人在中國商標確權過程中往往存在一些誤區，稍不注意則很容易使自己陷入被動的局面，輕則耽誤了商業計劃的實施，重則被迫退出中國市場。

　　誤區一：商標組成元素缺乏顯著性

　　偏愛使用本行業(產品)的通用名稱、功能特點作為商標的組成元素，由于這些商標在其本國已經獲準注冊，甚至已經經過長期使用獲得一定的知名度，申請人在進入中國時往往不愿輕易對商標組成元素作出修改。因此，注冊申請提交后，不可避免地遭到中國商標局的駁回。

　　關于注冊商標顯著性的要求，《商標法》第十一條有明確規定，外國申請人在中國遞交商標注冊以前即應要求商標代理人對商標的顯著性進行審核，如發現擬注冊的商標缺乏顯著性，可采取如下應對措施：第一，對商標圖樣作出適當修改，例如對英文的首字母做一些特別的設計、使用縮寫、更換部分字母等。第二，如果該商標已經在中國大量使用，注意保留相關使用證據，在后續的駁回復審程序中提交證據證明該商標已經經過大量使用獲得顯著性。

　　誤區二：指定商品/服務項目不規范，且范圍過窄

　　誤區二實際上包含了兩個問題：

　　其一，關于商品不規范的問題，即申請人在提交商標注冊申請時選定的商品或服務項目不是《類似商品和服務區分表》中所列明的，這可能導致多重不利后果：

　　1、注冊申請無法以電子方式提交，導致提交需時被迫延長;

　　2、注冊申請提交后，通常會收到商標局的補正通知，被要求修改商品描述，即便以最快的速度按要求修改后順利獲得受理，也將多花近兩個月的時間;

　　3、如在收到商標局的補正通知后堅持不修改商品名稱，則極有可能收到商標局的不予受理通知書。

　　因此，使用不規范的商品或服務名稱可以說是有百害而無一利的，建議外國申請人在中國提交商標注冊申請以前，要求中方代理人對不規范的商品進行同義或近義翻譯和轉換，盡量不要超出《類似商品和服務區分表》的范圍。如果實在是情況特殊，在區分表中無法找到內容相近的商品或服務名稱，也要在補正程序中作出合理說明，以免遭遇不予受理的尷尬。

　　其二，關于商品范圍過窄的問題。在一些奉行使用在先原則的國家，注冊商標指定的商品如果沒有實際投入使用，是不允許繼續保留的。因此，很多外國商標權人在其本國的注冊申請中僅會指定一兩項商品，甚至會使用限定詞匯進一步限定該商品的實際使用領域。這樣的商品描述如果原封不動地照搬到中國的商標注冊申請中，一方面容易出現上文所述的商品不規范的問題，另一方面，也會出現覆蓋范圍過窄的問題。實踐中，僅指定一兩項商品的商標注冊申請出現沖突引證商標的幾率較低，更容易注冊成功，但是商標注冊成以后，尤其是該商標在中國市場獲得一定知名度及影響力之后，各類別的搶注必將接踵而至，外方不得不花費大量的時間、精力、金錢去清理這些惡意搶注的商標，結果往往得不償失。

　　筆者認為，中國奉行的是注冊在先為原則商標制度，外國商標申請人在提交商標注冊時，不應僅限于其本國注冊指定商品項目，而應著眼長遠，指定的商品及服務清單應當覆蓋將來有可能從事的全部業務范圍及與之關聯的商品和服務類別，以免他人有可乘之機。

　　誤區三：把拼音當成英文看

　　一般而言，知名度較高的品牌遭遇搶注的可能性也較高，因此，一些大公司非常熱衷于對與自己核心品牌近似商標的初審公告進行監控，積極地通過商標異議程序阻止他人的商標注冊，以達到維護自身品牌價值不至外流的目的。

　　進行商標監控本來無可厚非，但是有些外國申請人喜歡將自己的監控結果反饋給中國代理人，向其咨詢異議的可行性。由于文化差異的原因，也許在中國人眼中根本不會構成近似的兩個商標，外國人卻認為已經構成高度近似。

　　外國人(包括申請人和代理人)對拼音基本沒有概念，按照中國人的閱讀習慣，在中文及拼音組合而成的商標中，拼音部分應當視為中文部分的發音的標注，其核心識別部分應為中文。尤其值得一提的是，中文中有很多同音字，仍以上表為例，按照中國人的判斷標準，如果他人在相同商品上申請注冊“咖藍西+KALANXI”，也不會被認定為與“卡蘭西+KALANXI”構成近似，即便兩者的拼音部分完全相同。

　　關于以上誤區的解決方案，筆者的建議是，對于同時含有中文和英文(拼音)的監控結果，外方應充分聽取中方代理人的意見，如果確為拼音，且中方代理人認為兩者不構成近似，外方可放心聽從中方代理人的意見，放棄提出異議。

　　誤區四：不注意保留有效的使用證據

　　雖然中國遵循注冊在先原則，但在駁回復審、異議、無效宣告、撤銷三年不使用等程序中，均有可能需要提供相應的使用證據證明商標的使用狀況。

　　實踐中，外方當事人在提供使用證據時存在兩種典型的情況：一種是基本提供不出來任何使用證據，其可能導致的不良后果顯而易見，在此不展開解釋;另一種是雖然可以提供大量的證據，但大多為無效證據，例如相關證據產生于中國大陸地區以外，或者相關證據雖為一些在中國大陸地區拍攝的照片，但照片上沒有顯示拍攝的時間、地點、申請人名稱、涉案商標圖樣或指定商品等關鍵信息。外國申請人往往對第二種情況表示難以理解，他們認為，我們都已經提交了這么多證據了，為什么相關請求還是得不到支持?其實，使用證據的重點不在多，而是在于是否有效。下面以《商標法》第三十二條[7]后半段的“已經使用并有一定影響”中關于使用證據的要求舉例說明什么是有效的使用證據。

　　從條文上來逐字理解可知，“已經使用”是指證據的產生時間必須是在系爭商標申請日以前，產生的地點雖然沒有明文規定，但從商標權固有的地域性可知，“產生于中國大陸地區”是一個隱含的前提，“并有一定影響”是指使用的時間跨度和空間跨度已經達到較為廣泛的程度，即相關的證據產生于連續的、不同的年份，以證明時間的跨度較長，產生的地點分布在中國境內多個不同的省市，以證明空間的跨度較廣。

　　從以上字面剖析可知，一份有效的商標使用證據，必須能夠明確顯示產生的時間、地點等重要信息，同時還要滿足法律條文對時間和地點的特定要求。另外，為了滿足證據的關聯性，相關證據上還必須顯示申請人的名稱、商標的圖樣及指定的商品或服務的名稱等信息。實踐中，單一證據同時包含以上各要素的情形并不多見，因此，申請人往往需要提供商標使用過程中的多個載體共同組成相互印證的證據鏈才能達到使審查員或法官采信的證明標準，常見的商標使用證據通常包括以下內容：

　　商標使用在指定商品上的具體表現形式有：

　　(1)采取直接貼附、刻印、烙印或者編織等方式將商標附著在商品、商品包裝、容器、標簽等上，或者使用在商品附加標牌、產品說明書、介紹手冊、價目表等上;

　　(2)商標使用在與商品銷售有聯系的交易文書上，包括使用在商品銷售合同、發票、票據、收據、商品進出口檢驗檢疫證明、報關單據等上;

　　(3)商標使用在廣播、電視等媒體上，或者在公開發行的出版物中發布，以及以廣告牌、郵寄廣告或者其他廣告方式為商標或者使用商標的商品進行的廣告宣傳;

　　(4)商標在展覽會、博覽會上使用，包括在展覽會、博覽會上提供的使用該商標的印刷品以及其他資料;

　　(5)其他符合法律規定的商標使用形式。

　　商標使用在指定服務上的具體表現形式有：

　　(1)商標直接使用于服務場所,包括使用于服務的介紹手冊、服務場所招牌、店堂裝飾、工作人員服飾、招貼、菜單、價目表、獎券、辦公文具、信箋以及其他與指定服務相關的用品上;

　　(2)商標使用于和服務有聯系的文件資料上，如發票、匯款單據、提供服務協議、維修維護證明等;

　　商品商標使用證據中的(3)、(4)、(5)項同樣適用于服務商標。

　　最后，從證明力的大小來看，能夠為第三方印證的發票、商品進出口檢驗檢疫證明、報關單、媒體廣告等比申請人單方出具的商品包裝、宣傳冊等證據的證明力更強，申請人應當盡量提供證明力較強的證據。

　　小結

　　商標權屬于工業產權，具有地域性，不同國家的商標制度或多或少會有些差異。從上文可看出，由于中外商標制度固有的差異，洋品牌在進入中國時遇到“水土不服”的情況不可避免，實際上，外國申請人在中國商標確權程序中陷入的誤區遠不止以上幾種。

　　注冊在先原則，是與使用在先原則相對的商標確權制度，在中國，單純的商標使用不會產生專用權，商標注冊是確立商標專用權的唯一方式，《商標法》第四條 自然人、法人或者其他組織在生產經營活動中，對其商品或者服務需要取得商標專用權的，應當向商標局申請商標注冊。第三十一條 兩個或者兩個以上的商標注冊申請人，在同一種商品或者類似商品上，以相同或者近似的商標申請注冊的，初步審定并公告申請在先的商標;同一天申請的，初步審定并公告使用在先的商標，駁回其他人的申請，不予公告。

　　商標注冊申請手續齊備、按照規定填寫申請文件并繳納費用的，商標局予以受理并書面通知申請人;申請手續不齊備、未按照規定填寫申請文件或者未繳納費用的，商標局不予受理，書面通知申請人并說明理由。申請手續基本齊備或者申請文件基本符合規定，但是需要補正的，商標局通知申請人予以補正，限其自收到通知之日起30日內，按照指定內容補正并交回商標局。在規定期限內補正并交回商標局的，保留申請日期;期滿未補正的或者不按照要求進行補正的，商標局不予受理并書面通知申請人。